Condena en daños y perjuicios por imitación de trade dress de perfumes - URUGUAY


MARCASUR

Se trata de una de las primeras sentencias en Uruguay que condena a un infractor de la propiedad intelectual y “trade dress” al pago de daños y perjuicios en favor del propietario de una marca comercial.
El 12 de junio de 2015 fueron detectadas en Montevideo varias tiendas que comercializaban perfumes utilizando marcas registradas sin autorización, e imitaban el empaque y apariencia general de los productos originales. Estas tiendas vendían perfumes con los nombres “Hugo Boos, Locaste, Sport Hilfiger, Story of Flower, Poison, Chanel, Angel Ou Demon, J’Adote, J’Abea”, mientras que dentro de la tienda, a cartelería los exhibía como “Coco Chanel perfumes” y “Flower Kenzo”.
En junio de 2016 los propietarios de las marcas presentaron una demanda civil contra D.S.A. y C.C. ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de 20° Turno por infracción de marca e imagen comercial (trade dress) y competencia desleal, solicitando el pago de daños y perjuicios. En julio de 2016, D.S.A. respondió la demanda alegando que sus productos eran sustancialmente diferentes (en nombre, logotipo y precio) de los productos originales, y que no habría ninguna posibilidad de confusión para los posibles clientes, ya que éstos podían apreciar claramente la diferencia de calidad entre los productos. También declararon que no había competencia desleal ni falsificación, pues el público objetivo al que apuntaban ambos productos era sustancialmente diferente. D.S.A. presentó, como parte de la prueba, comprobantes de facturas de órdenes de compra de la fábrica en China y testimonios de dos clientes que compraron la mercadería, objeto del conflicto.
Finalmente, la justicia dispuso en primera instancia el cese del uso de las marcas individualizadas y/o de trade dress respectivo, y al cese de la realización de actos de comercialización de los productos que motivan estos obrados en la actual forma de presentación. Además obligó al pago de los daños y perjuicios causados a las empresas reclamantes, cuyas bases consistirán en un porcentaje de las ventas efectuadas por el infractor con las que se benefició en forma ilícita en desmedro de los reclamantes.
Este es un caso muy importante, ya que se trata de una de las primeras sentencias en Uruguay que condena a un infractor de la propiedad intelectual y “trade dress” al pago de daños y perjuicios en favor del propietario de una marca comercial.
La importancia de este juicio se basa en que: 
1. El concepto de “trade dress” es reconocido una vez más por la Justicia uruguaya.
2. Se reconoce una vez más que la expresión “nuestra versión de...” constituye un uso no autorizado de marca y, por tanto, una infracción de marca.
3. Condena al pago de daños y perjuicios al infractor de una marca registrada y de “trade dress”.
Este tipo de sentencia coloca a Uruguay en una posición destacada en términos de condena ante infracciones contra la propiedad intelectual.